La publication d’une cession de brevet au Registre national des brevets (RNB) est essentielle pour rendre cette cession opposable aux tiers. En l’absence de cette publication, le cessionnaire, bien que légalement titulaire du brevet, ne peut pas intenter d’action en contrefaçon. Cette situation peut entraîner des pertes financières considérables et des complications judiciaires, comme l’illustre un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2024[1] concernant la société Sony, qui a été déboutée de ses demandes de contrefaçon contre la société Subsonic en raison d’une publication tardive de la cession de ses brevets.
En l’espèce, la société Sony a procédé à une cession intra-groupe de trois de ses brevets dans le cadre d’une restructuration (scission-création). Alors que ces cessions n’avaient pas été inscrites au RNB et donc non publiées, la société Sony a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon et a assigné la société Subsonic en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale.
La société Subsonic, en défense fait alors valoir l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale.
En effet, selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.
Dès lors les juges rappellent que tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon.
La Cour de cassation précise toutefois que la régularisation en cours d’instance est possible, ce qu’a fait la société Sony. Si la publication de la cession est effectuée avant que le juge statue, le cessionnaire peut obtenir réparation pour les préjudices subis depuis le transfert du brevet. Cependant, il est toujours préférable de publier la cession dès que possible pour éviter tout litige.
En outre, quand bien même l’action en contrefaçon serait rejetée pour défaut de publication, la Cour de cassation a légitimé la possibilité d’intenter une action en concurrence déloyale. Par ailleurs, le demandeur peut être condamné à indemniser la partie adverse pour le préjudice de désorganisation causé par une saisie-contrefaçon abusive, comme ce fut le cas pour la société Sony en appel.
Ainsi, la publication des cessions de brevets est une étape cruciale pour protéger les droits des cessionnaires et éviter des complications juridiques et financières. En respectant cette obligation, les entreprises peuvent se prémunir contre des litiges coûteux et préserver leurs intérêts.
Cette décision est également transposable en matière marque, puisque l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose de la même manière que : « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. »
[1] Com. 24 avr. 2024, FS-B, n° 22-22.999
