Dans un contexte où il est difficile d’enregistrer et de maintenir en vigueur une marque 3D, le tribunal de l’UE s’est prononcé sur l’appréciation de l’usage à titre de marque d’un signe tridimensionnel dans une décision du 14 décembre 2022[1].
Dans cette affaire, la société McCain est titulaire d’une marque tridimensionnelle (3D) consistant en une croquette de pommes de terre en forme de smiley déposée le 9 août 2000 et enregistrée le 25 septembre 2001 :
La société concurrente allemande Agrarfrost, spécialisée également dans la commercialisation de produits à la base de pomme de terre et frites, a demandé le 2 janvier 2018 la déchéance de ladite marque tridimensionnelle au motif qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux. L’EUIPO n’ayant pas fait droit aux demandes de déchéance de la requérante. L’affaire a été portée devant le Tribunal de l’Union Européenne (TUE).
En premier lieu, le TUE devait apprécier l’usage de ce signe en 3D à titre de marque et déterminer ainsi si la marque en forme de smiley est suffisamment distinctive. L’appréciation de la distinctivité d’une marque 3D est souvent délicate. A ce titre, la Cour d’appel de Paris avait confirmé le 11 février 2022 le rejet d’une demande de marque analogue « smiley » en 3D auprès de l’INPI, en raison d’une absence de caractère distinctif[2].
Pour autant, les juges européens se montrent plus souples en estimant que « la capacité d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même à exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir indiquer l’origine commerciale des produits et des services qu’elle désigne, ne doit pas être appréciée selon des critères différents de ceux applicables aux autres catégories de marques ».
En l’espèce, le TUE a considéré que la marque 3D de McCain avait effectivement été utilisée conformément à sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits concernés. Les preuves produites (campagnes publicitaires télévisées, emballages, études de marché, extraits compte Facebook…) par la société permettent de conclure de façon, non équivoque, que le consommateur est en mesure d’associer la forme tridimensionnelle des produits que la marque désigne à une entreprise déterminée.
En second lieu, le TUE devait apprécier l’usage sérieux de la marque tridimensionnelle. Plus précisément, il était reproché à la société McCain un usage en couleur jaune alors que la marque 3D avait été enregistrée en noir et blanc. Le TUE considère néanmoins à juste titre que l’ajout d’une couleur « n’altère pas le caractère distinctif de ladite marque » et ce d’autant plus que la couleur utilisée en l’espèce « ne saurait être considérée comme étant l’un des principaux facteurs conférant à la marque en question son caractère distinctif, car le jaune doré correspond à la couleur naturelle des produits à base de pommes de terre ».
Dans ces conditions, la demande de déchéance formée par la société Agrarfrost a donc été rejetée par le TUE, ce qui signifie que la marque de l’UE « Smiley » en 3D de McCain est toujours valable.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus favorable à l’enregistrement et à la protection des marques 3D, du moins à l’échelle européenne. En effet, très récemment, la chambre de recours de l’EUIPO a retenu également le caractère distinctif d’une marque en 3D d’un tire-bouchon en considérant que ladite marque s’écartait « de manière significative des formes disponibles sur le marché et constitue une indication d’origine »[3].
[1] Tribunal de l’UE 14 décembre 2022, T-553/21, EU:T:2022:813, Agrarfrost GmbH & Co. KG / EUIPO – McCain GmbH
[2] Cour d’appel de Paris, pôle 5-2, 11 février 2022, RG n°21/05519, McCain/INPI
[3] EUIPO, 5 e Chambre de recours, 5 décembre 2022, R 1305/2022-5, Empreinte / EUIPO
