MARQUES : les premières décisions de l’INPI en matière de nullité !

L’INPI a rendu ses premières décisions statuant sur des demandes de nullité de marques depuis l’entrée en vigueur le 1er avril 2020 des nouvelles procédures administratives en nullité ou en déchéance de marque.

La première décision du 17 novembre 2020 porte sur un motif relatif de nullité[1], à savoir le risque de confusion entre la marque française « CHICOBELLO » et la marque de l’Union européenne antérieure « CICCIOBELLO ».

Dans cette décision l’INPI a apprécié le risque de confusion de la même manière que dans le cadre d’une procédure d’opposition. Il rappelle ainsi que « l’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent ». En l’espèce, les marques comparées CHICOBELLO et CICCIOBELLO présentaient effectivement de fortes ressemblances phonétiques et visuelles leur conférant une impression d’ensemble similaire. De plus, plusieurs produits et services des classes 25, 28 et 35 étaient identiques ou similaires.

La marque CHICOBELLO a été partiellement annulée pour l’ensemble des produits et services identiques ou similaires. En revanche, l’INPI a indiqué que certains services de nature et de destination différentes n’étaient pas similaires (services d’abonnement VS services d’achat et de négociation de produits), la marque CHICOBELLO restera en vigueur pour ces services distincts.

La seconde décision du 10 novembre 2020 porte sur des motifs absolus de nullité[2], à savoir la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs et le caractère trompeur de la marque verbale « GANG BANG A PARIS ».

Pour rappel, de tels motifs peuvent être soulevés à tout moment par toute personne morale ou physique sans avoir à justifier d’un intérêt à agir (voir notre infographie sur la procédure de nullité).

En l’espèce, la marque verbale GANG BANG A PARIS était enregistrée depuis le 16 septembre 2011 et visait des produits et services des classes 25, 35 et 41, notamment des vêtements, des services de publicité, de formation, de divertissement, d’activité sportives et culturelles.

L’INPI a annulé entièrement cette marque pour contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. En effet, il est indiqué que la marque est composée en partie de termes pornographiques dégageant une image violente et dégradante (GANG BANG) dont l’utilisation est prohibée par l’article 227-24 du Code pénal qui interdit la diffusion « d’un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger ».

L’INPI rappelle à juste titre que l’appréciation de la contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs d’un signe s’opère par référence à la perception de ce signe par le public pertinent lors de son usage en tant que marque. Or, les produits d’habillement visés par la marque sont des produits de consommation courante à destination d’un très large public, notamment composé de mineurs susceptibles de chercher à comprendre le sens de la marque en cause.Il en va de même concernant les services de formation ou de divertissement couverts par la marque. À l’égard de ce large public, le signe apparaît de nature à choquer toute personne ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance.

L’INPI rejette néanmoins le second motif de nullité invoqué, son caractère trompeur, en raison de la référence « A PARIS » alors que rien n’indique que les produits et services couverts par la marque contestée sont d’origine française ou fabriqués à Paris. Mais l’INPI précise que l’expression « à Paris » est appréhendée par le public pertinent comme une référence au lieu de réalisation du « gang bang » et non comme une indication quant à la provenance géographique des produits et services visés, et ce peu important la réputation et la notoriété de cette ville.

Ce que nous retenons de ces deux décisions :

• L’appréciation du risque de confusion est la même que pour une procédure d’opposition, la comparaison des produits et services est également opérée et appréciée de la même manière. Cependant, la procédure d’opposition étant limitée à délai court de 2 mois à compter de la publication d’une nouvelle demande de marque, la procédure de nullité permet maintenant d’agir après l’enregistrement d’une marque similaire qui porterait à confusion. Avec une limite toutefois, le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré l’usage qui a été fait de bonne foi de la marque postérieure pendant 5 années consécutives ne peut plus en demander la nullité.

• Les avantages d’une procédure administrative plus simple, plus rapide et moins couteuse sont clairement constatés.

• Plusieurs motifs peuvent être invoqués et un seul des motifs retenus peut suffire à annuler une marque.

Enfin, il convient de noter que, dans le cadre des nouvelles procédures d’opposition, de nullité ou déchéance engagées devant l’INPI, sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’INPI peut mettre à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêtédu ministre chargé de la propriété industrielle[3].

Ce barème vient justement d’êtrefixé le 4 décembre 2020, et est entré en vigueur le 7 décembre 2020, il prévoit selon la nature des frais les plafonds suivants :

[1] https://pibd.inpi.fr/article/nullite-partielle-de-la-marque-chicobello-marque-de-lue-anterieure-cicciobello

[2] https://pibd.inpi.fr/article/nullite-de-la-marque-gang-bang-paris-pour-contrariete-lordre-public-ou-aux-bonnes-moeurs

[3] Arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042614428